專利審查檔案在確定權利要求保護範圍中的應用

　　一、背景

　　專利侵權判斷分為兩步，其中，第一步是對權利要求的解釋。2009年12月28日公佈了《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》，第三條中明確指出“人民法院對於權利要求，可以運用說明書及附圖、權利要求書中的相關權利要求、專利審查檔案進行解釋”。這是最高司法解釋第一次將專利審查檔案和說明書及附圖一起用於解釋權利要求，明確了專利審查檔案在專利侵權判斷中的重要作用。專利審查檔案作為權利要求的解釋依據，在此前的司法實踐中已經獲得了廣泛應用，但作為正式條文而被明確地上升為司法解釋則是首次。

　　二、案例介紹

　　OBE-工廠·翁瑪赫特與鮑姆蓋特納有限公司於1996年4月24日向國家智慧財產權局申請的申請號為96191123.9、名稱為“彈簧鉸鏈的製造方法”的發明專利。授權公告的權利要求1為：一種製造彈簧鉸鏈的方法。該鉸鏈由至少一個外殼、一個鉸接件和一個彈簧構成，其特徵是該方法包括下述步驟：提供一用於形成鉸接件的金屬帶;切割出大致與鉸接件外形一致的區域;通過沖壓形成一圓形部分以形成鉸接件的凸肩;衝出鉸接件的鉸接孔。”專利權人主張康華公司未經其許可，擅自為生產經營目的製造、使用、許諾銷售和銷售落入涉案專利權保護範圍的彈簧鉸鏈產品，構成專利侵權行為。

　　在一審程式中，北京市第一中級人民法院認為康華公司加工鉸接件的方法為在金屬帶材上通過沖壓的方式衝下鉸接件，即康華公司所稱的“衝裁落料”而涉案專利則是在鉸接件安裝彈簧件裝配單元之前仍與金屬帶連線，爾後由人工手持鉗子夾住鉸接件，將鉸接件凸肩延伸部分用鍛壓機砸圓，即康華公司所稱的“模鍛”，再由人工將鉸接件插入打孔機進行打孔。可以看出，康華公司加工生產鉸接件的方法與涉案專利權利要求1所保護的方法等同，侵權成立。

　　康華公司不服一審判決，向北京市高階人民法院簡稱二審法院提起上訴稱，涉案專利方法是建立在鉸接件同金屬帶料不分離的情況下實現的，而被控侵權方法既不連續也不順延，是在與金屬帶分離情況下，採取傳統機械加工工藝中的衝裁、鍛壓和衝孔裝置逐一完成的，與專利方法完全不同。

　　二審法院認為，根據涉案專利說明書的記載，涉案專利技術方案是建立在鉸接件同金屬帶料不分離且各步驟先後順延的情況下實現的，將鉸接件從金屬帶料分離下來無法實現涉案專利方法的技術效果和技術目的。被控侵權產品中鉸接件的製造方法與專利方案所採取的鉸接件同金屬帶料不分離的方法不同，被控侵權產品的製造方法與專利方法既不相同也不等同，沒有落入涉案專利權的保護範圍。一審判決關於被控侵權方法與涉案專利方法等同的認定錯誤，予以糾正。

　　OBE-工廠·翁瑪赫特與鮑姆蓋特納有限公司不服二審判決，向最高人民法院申請再審稱，二審判決將“鉸接件同金屬帶料不分離”沒有記載在權利要求1中的技術特徵從涉案專利說明書中加入權利要求1，缺乏法律依據。

　　最高人民法院於2009年8月26日做出了民事裁決，駁回0BE-工廠·翁瑪赫特與鮑姆蓋特納有限公司的再審申請。最高法院認為根據申請再審人在涉案專利實質審查程式中提交的意見陳述書：“在鉸接件尚與金屬帶連線並從而設定在一個預定的位置上時，通過對鉸接件進行衝壓或變形，以及通過將彈簧件安裝在鉸接件上，就可以改進裝配彈簧鉸接部件的方法”表明：在鉸接件尚與金屬帶連線時對鉸接件進行加工，以及在鉸接件尚與金屬帶連線時安裝彈簧件已足以使得權利要求1構成一個完整的技術方案。根據涉案專利的審查檔案，亦可認定權利要求1中“大致與鉸接件外形一致的區域”仍然是金屬帶的一部分。申請再審人在侵權訴訟中，不應無視其在審查過程中的意見陳述，將鉸接件與金屬帶完全分離的技術方案納入涉案專利權的保護範圍。”

　　以上分析看出，申請人在審查階段所認定的內容可以作為確定權利要求保護範圍的依據。

　　三、專利審查檔案作為解釋權利要求保護範圍的依據的理由

　　所謂專利審查檔案，通常是指，在專利授權和確權的過程中所形成的法律檔案，其通常包括實審、複審的各類通知書，複審決議，申請人的意見陳述和修改檔案以及所引用的對比檔案等。

　　一權利要求保護範圍有必要參考專利審查檔案

　　申請人的發明創造的內容採用文字形式來表述，由於文字表述的有限性，使得發明創造的內容無法在申請檔案中一次性的充分表述。此外，審查員和申請人的意見溝通也依賴於文字形式，一個發明創造性內容也需要在多次的文字溝通中得才比較充分體現，因此，法院有必要通過參考授權歷史即專利審查檔案，明確發明人的發明內容中包含了什麼內容和排除了什麼內容。

　　二專利審查檔案理應成為司法程式檔案材料的一部分

　　專利審查程式屬於行政機關賦予發明創造以專利權的程式，而司法侵權訴訟程式是人民法院判斷被控侵權產品或方法是否落入到專利權保護範圍的裁決程式。這種天然的前後順序的體制設立使得專利審查檔案成為司法程式中確定權利要求保護範圍的邏輯起點。由於確定權利要求的保護範圍在不同的程式中由不同的部門來執行，有可能會導致對權利要求保護範圍的理解的不同，而專利審查檔案是達成兩個程式前後一致的有效連線點。因此，為了實現授權、確權和侵權判斷的一致性，專利審查檔案理應成為司法程式檔案材料的一部分。

　　三專利審查檔案是使用禁止反悔原則的證據

　　禁止反悔原則是指在專利申請和專利侵權審判過程中，專利權人對權利要求的解釋應該一致。禁止反悔原則是為了保護公眾利益不受侵害，防止專利權人出爾反爾，任意擴大專利保護的範圍。也就是說，專利權人不能夠為了獲得專利，在專利申請過程中對權利要求作出狹義的或者較窄的解釋;而在以後的侵權訴訟中，為了使權利要求能夠覆蓋上被控侵權物，又對權利要求作出廣義的、較寬的解釋。對於在專利申請過程中已經承諾、認可或者放棄的那部分內容，專利權人在以後的專利侵權訴訟過程中不能反悔。

　　禁止反悔原則並不是我國現行法律體系所明文規定的一項原則，它是在專利侵權審判司法實踐中由被控侵權方提出並逐漸被司法界所認可的一項重要原則。同時，禁止反悔原則也是國際上的通行原則。因此，將專利審查檔案用於解釋權利要求，使其成為禁止反悔原則應用在解釋權利要求中的證據。

　　四專利審查檔案用於解釋權利要求是我國當前國情的需要

　　在我國加大智慧財產權保護力度的今天，為了保障技術創新權益，促進自主創新，專利審查檔案用於解釋權利要求有利於合理界定專利權的保護界限，有利於防止專利權人的權利濫用和不適當地擴張專利權保護範圍，壓縮創新空間，損害創新能力和公共利益。

　　四、專利審查檔案用於權利要求解釋的情形

　　一審查意見用於解釋權利要求

　　在審查階段，實審和複審中審查員均需要對技術方案予以認定，在侵權判定中，這些行政審查意見可以用於司法階段的權利要求保護範圍的解釋。

　　二申請人的修改檔案用於權利要求的解釋

　　申請人對申請檔案的修改是申請人答覆審查意見通知書常見的方式之一，修改併合格後的檔案可用於解釋權利要求。

　　三申請人的意見陳述用於權利要求的解釋

　　為了避免修改超範圍，申請人通常會更願意對專利檔案進行陳述以獲得審查員的認可，在一些情況下，對專利檔案進行陳述可能是最可行的方式，是最能準確概括權利要求保護範圍的方式，因此，只要是客觀上對專利權的保護範圍進行了限制，則申請人的意見陳述都可以用於解釋權利要求的保護範圍。

　　四、專利審查檔案用於解釋權利要求對行政審查工作的影響和建議

　　審查檔案用於解釋權利要求的保護範圍是基於對專利審查檔案的信賴，同時對專利審查工作和專利檔案管理工作都提出了更高的要求，如果一份低質量的專利審查記錄呈現在公眾和司法部門面前，會降低公眾對專利審查的公信力和司法部門對信賴。如果公眾和司法部門無法準確及時的獲得專利審查檔案，將會給公眾造成新的不平等和給司法部門的侵權判斷的造成障礙。

　　對於專利審查部門來說，為了適應新的形勢下對專利審查檔案的要求，審查員在提高審查質量的同時，即確保審查決定的合理性和及時性外，提倡審查員對專利申請做出更多的質疑，如申請是否符合《專利法》第二十二條、第二十六條第三款、第四款的規定等。同時，由於審查程式是單方的審查，審查員獲得資訊的手段非常有限，審查員需要依賴申請人的意見陳述，審查員有權利要求申請人披露更多的發明資訊。這樣也有利於科學技術資訊的傳播和保持申請人和公眾利益的平衡。

　　與此同時，申請人也負有對合理質疑進行有效答覆的責任。由於審查檔案用於解釋權利要求，有可能導致申請人在答覆意見時的陳述意見的減少，意見溝通不暢，導致通知書次數的增加，不利於審查程式的節約，這可以通過進一步規範申請人的意見陳述書來引導申請人作出實質性的答覆。例如，針對權利要求中某些詞語的含義提出質疑，申請人要結合說明書或者技術方案闡明或解釋其含義。審查員要注意說理上的充分，同時要求申請人予以詳細和明確的答覆。

　　由於審查檔案用於解釋權利要求，有可能導致申請人在答覆意見時可能採取三種做法：第一種做法是，僅修改而不作出任何意見陳述，以免在後續程式中影響其權利要求的保護範圍;第二種做法是，申請人僅作出非常簡要的意見陳述;第三種做法是，主動通過意見陳述來澄清權利要求的保護範圍但不作修改。前兩種做法由於的陳述意見的減少，意見溝通不暢，會導致通知書次數的增加，不利於審查程式的節約。對於申請人的前兩種做法，如前所述，應當允許審查員對專利申請提出更多的合理質疑，並且加大申請人對於合理質疑的舉證責任。對於申請人的第三種做法，審查員要注意意見陳述後的技術方案是否超出了原始申請檔案的記載範圍，不能因為申請人沒有對申請檔案進行修改而放鬆要求。

　　對專利檔案管理工作部門來說，也應儘快為公眾和法院獲得專利審查檔案的建立一個便捷、及時、準確的通道。